La marca es una de las modalidades que conforman la llamada propiedad industrial configurándose esta propiedad como aquella disciplina que tutela los objetos utilizables por la técnica y por la industria junto a los signos distintivos empleados por los empresarios.Dentro de estos signos distintivos es dónde podemos ubicar a la marca como signo utilizado por los empresarios o profesionales que sirven para identificar y distinguir sus productos o servicios de productos o servicios similares prestados por sus competidores.
Quizás no nos damos cuenta pero, en muchos negocios, los activos más importantes son o puede llegar a ser bienes o derechos intangibles tales como el nombre de la empresa, sus marcas de productos o servicios o sus eslóganes publicitarios ya que, sin duda, es a través de ellos cómo es conocido en el mercado, cómo ha conseguido una posición en él y cómo mantiene la clientela. Son elementos que se caracterizan por ser identificadores de una actividad y origen empresarial, transmitiendo una calidad determinada y siendo portadores de un reconocimiento en el mercado.
Y en este sentido, algo que es o puede ser tan valioso, no sólo no tiene la protección adecuada sino que incluso no se dan los pasos necesarios para que su legítimo titular adquiera el derecho. Nos estamos refiriendo al registro de la marca. Así, el artículo 2 de la Ley española de Marcas (Ley 17/2001) es contundente y categórico al respecto al referirse a la adquisición del derecho sobre la marca cuando indica que “el derecho de propiedad sobre la marca se adquiere por el registro”. Y es que el sistema español, al igual que el comunitario, y la mayoría de los países sigue el sistema adquisitivo equivalente a que el derecho sobre la marca se adquiere con el registro. Hay algunas excepciones como el referido a las marcas notorias o renombradas o registros fraudulentos pero realmente son excepciones sobre la regla general.
Con el registro de la marca, su titular tiene una doble garantía. Por un lado, la ya indicada de adquisición del derecho y, en consecuencia, sabedor de que ha actuado según la legislación para ser el titular de la marca y, por otro lado, la garantía de que él y sólo él puede utilizar la marca pudiendo actuar contra terceros que utilizan una marca igual o semejante. Lo que el registro de la marca otorga es derecho de exclusividad a utilizarla en el tráfico económico.
Indicada la necesidad de registrar una marca y el principal derecho que se obtiene, conviene tener presente algunas particularidades para estar debidamente protegidos. Particularidades referentes a los productos o servicios que identifica la marca y al ámbito de protección (territorio) en el que va a ser utilizada.
En cuanto a los productos o servicios, hay que tener presente que toda marca debemos ponerla en relación con unos productos o servicios. Una marca no se puede registrar en abstracto. Así, la propia definición de marca contenida en el artículo 4 de la Ley española establece que “se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”.
Es por ello que a la hora de presentar la solicitud de una marca, en la instancia de solicitud a rellenar, debemos incluir los productos o servicios a los que vaya a identificar dicha marca. Productos y servicios que se engloban en 45 clases según el Arreglo de Niza. Este acuerdo establece que las clases 1 a 34 se refieren a productos mientras que las clases 35 a 45 servicios.
Una vez elegido el signo a registrar como marca y los productos o servicios que va a identificar, el siguiente paso es saber en qué mercado o mercados se va a comercializar. No debemos olvidar que la marca es un derecho territorial, es decir, es necesario registrar la marca en todos aquellos países en donde vaya a estar presente por un acto de comercio, desde la fabricación, envasado y etiquetado del producto hasta donde se lleve a cabo la comercialización efectiva en sí. Es un error también históricamente habitual el pensar que con el registro de la marca en un país es suficiente, no preocupándome de su registro en otros aquellos países o mercados donde la marca se utilice o se tenga previsto estar.
Así pues, es necesario llevar a cabo una estrategia adecuada de protección y que ésta tenga la suficiente previsión. Para ello es necesario conocer tanto los intereses del solicitante como las legislaciones nacionales aplicables y normativa internacional. Tomar medidas previas permite conocer las posibilidades jurídicas y evita costes innecesarios. En este sentido, convendría tener presente:
- Si desde el principio se sabe que se trata de una marca con proyección internacional ver la viabilidad de la misma en los países afectados.
- La marca elegida debe tener un mínimo de capacidad distintiva. Hay que huir de denominaciones genéricas y descriptivas o, a lo sumo, combinar este tipo de vocablos con otros de fantasía o con una importante imagen gráfica.
- Habrá que tener en cuenta el destino de la marca no sólo desde el punto de vista de que pudiera existir una marca anterior igual o semejante sino que la denominación que se ha pensado no tenga un significado negativo o peyorativo en ese país.
- Presentar la solicitud de registro de una marca con la suficiente antelación para que cuando se presente al mercado o se comercialicen los productos ya esté registrada o a punto de registrarse teniendo, por consiguiente, una garantía jurídica que apoye el uso realizado.
- A la hora de realizar el plan de negocio o estratégico de la empresa es conveniente tener en cuenta la necesidad de registrar en todos los países afectados.
En suma, la protección correcta de la marca requiere unos análisis y valoraciones que habrá que tener en cuenta antes de poner el producto en el mercado o prestar un servicio determinado.
Alberto Rabadán Criado
Director Técnico
PONS Patentes y Marcas
